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propiedad+intelectual
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NUM-CONSULTA V0933-05
ORGANO SG DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES
FECHA-SALIDA 24/05/2005
NORMATIVA CDI Reino Unido, art. 7 y 12, RD Legislativo 5/2004, art. 13
DESCRIPCION-HECHOS A)Empresa española de la industria farmacéutica (en adelante SE) transmite a un laboratorio inglés (en adelante SUK), con la intermediación de una entidad domiciliada en la Isla de Man (en adelante SIM), el derecho de uso de un dossier de un producto para la comercialización del mismo en el Reino Unido (Proprietary Information Licence Agreement).
Un dossier farmacéutico es "una compilación de información disponible de productos farmacéuticos genéricos, es decir, productos expirados de patente con el objeto de obtener una autorización de comercialización en el país de destino de esa información".
B) SE firma un contrato de suministro en exclusividad a SUK por 10 años del producto farmacéutico terminado (Supply Agreement).
C) SE abona unas cantidades a SIM para la adaptación del dossier a la normativa del Reino Unido (Consultancy Agreement) y la captación de laboratorios en ese país, que adquieran el dossier y registren los productos en dicho territorio.
D) Consecuencia del anterior contrato, SE tambien paga una comisión a SIM por los productos terminados vendidos a los laboratorios ingleses previamente captados.

CUESTION-PLANTEADA A) Si el pago recibido por la cesión del dossier se califica como canon por el artículo 12 del Convenio entre España y el Reino Unido, o, por el contrario, se califica como beneficio empresarial, no sujeto a retención en el Reino Unido.
B) Si el pago recibido por SE por el producto terminado se encuadra en el artículo 7 del Convenio como beneficio empresarial, y en consecuencia, no es susceptible de retención en el Reino Unido.
C) Si el pago de SE a SIM esta incluido en el supuesto de hecho recogido en el artículo 12.1.b.b' de la Ley 41/1998, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y por tanto, no sujetas a retención por parte de SE.
D) Si por el pago realizado por SE a SIM como comisión por las ventas de productos terminados es aplicable el artículo 12.1.b.b' de la Ley 41/1998, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y por tanto, no sujetas a retención por parte de SE.
CONTESTACION-COMPLETA En primer lugar, en cuanto a la normativa aplicable, se debe precisar que la Ley 41/1998 citada en su pregunta ha sido sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (BOE del 12 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en adelante TRLIRNR.

En cuanto a las cuestiones planteadas en su consulta, pasamos a responder en el mismo orden en que se plantean:

A) En esta primera cuestión se trata de la cesión de un dossier, tal como se indica en la introducción del escrito de consulta, “bajo el acuerdo de cesiones de uso de dichos expedientes”, por una sociedad española a una inglesa, luego resulta aplicable el Convenio entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, de 21 de octubre de 1975 (B.O.E. de 18 de noviembre de 1976).

En el artículo 12.3 de este Convenio se definen los cánones de la siguiente forma:

“El término “cánones” usado en este artículo comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas (incluidas las películas cinematográficas, filmes o cintas de grabación de programas de televisión o radiodifusión), de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso, o la concesión de uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, y por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.”

La interpretación que se hace en los Comentarios al artículo equivalente del Modelo de Convenio de la OCDE recoge, por una parte, en el párrafo 11 la inclusión del Know how en este artículo:

“11. Al calificar como cánones las sumas pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, el apartado 2 contempla el concepto de “know-how”. Ciertos grupos y autores especializados han formulado definiciones del “know-how” que no difieren esencialmente en cuanto al fondo. Una de estas definiciones dada por la “Association des Bureaux pour la Protection de la Proprieté Industrielle” (ANBPPI) precisa que el “know-how” es el conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento; en la medida que procede de la experiencia, el “know-how” es el complemento de lo que un industrial no puede saber por el mero examen del producto y el mero conocimiento del progreso de la técnica.”
Del análisis del contrato se desprende que se transmite el derecho de uso del dossier. De hecho, en el apartado 2 del contrato se indica expresamente que SE tiene derecho al uso de la información registrada y a licenciar a otros para su uso en otros lugares del mundo.

Por otra parte, de acuerdo con el apartado 5 del contrato, se transmite la licencia de uso de la información registrada y de forma no exclusiva. Es decir, no se trata de una transmisión de propiedad, como se indica en el escrito de consulta, sino de la cesión del derecho de uso de la información, es decir, del Know how.

El párrafo 11.3 de los Comentarios de la OCDE matiza:

“11.3. La necesidad de distinguir entre dos tipos de pagos – los pagos de provisión de know how y los pagos de provisión de servicios – a veces da lugar a dificultades prácticas. Los siguientes criterios son relevantes para establecer esta distinción:
- Los contratos de provisión de Know how se refieren al tipo de información descrita en el apartado 11 que ya existe o que se refiere al abastecimiento de este tipo de información después de desarrollarla o de crearla e incluyen disposiciones relativas a la confidencialidad de estas informaciones.
- En los casos de contratos de provisión de servicios, el proveedor presta los servicios que pueden requerir que el proveedor haga uso de conocimientos expertos, conocimientos y competencias especiales, pero que no los transfiera a la otra parte. ”
Como se ha visto, en este caso se considera que se trata de Know how puesto que:
- Se trata de una información ya “desarrollada o creada” por la sociedad española que la transmite. (apartado 1 del contrato)
- Se incluye expresamente en el contrato una cláusula de confidencialidad de la información (cláusula 8 del contrato).
- Se recoge también su temporalidad, con duración de 10 años (cláusula 8 del contrato).
En consecuencia, la renta derivada de las sumas pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas a la empresa española estará sometida a imposición en España y, también en el Reino Unido, por lo tanto, la entidad pagadora estará obligada a practicar la retención del 10 por 100 recogida en el artículo 12.2 del Convenio Hispano-Británico.
B) Respecto a la tributación que corresponde a las ventas de producto terminado que realiza la empresa española a SUK, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Hispano-Británico, que indica:

“1. Los beneficios de una Empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que la Empresa efectúe operaciones en el otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él. En este último caso, los beneficios de la Empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse al establecimiento permanente”

En este supuesto no se indica que exista ningún tipo de establecimiento permanente, ya que los contratos de venta de este producto se realizan directamente entre las dos empresas citadas. Luego, como la venta se realiza por la empresa española dentro del ejercicio de su actividad, el rendimiento obtenido no estará en este caso sometido a gravamen, ni a la correspondiente retención, en el Reino Unido.

En los supuestos mencionados en las letras A y B, para que sea aplicable el Convenio deberá aportarse el certificado de residencia correspondiente, y practicarse la oportuna declaración, en su caso.

C) En esta pregunta se plantea la cuestión relativa al pago de una comisión por parte de SE a SIM, por la captación de clientes para la cesión del dossier y su registro en el mercado del Reino Unido. Puesto que SIM es residente en la Isla de Man, con la que no existe Convenio para evitar la doble imposición, será aplicable la normativa interna española, recogida en el TRLIRNR citado al inicio de esta respuesta.
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